专利权不侵权确认之诉
——西安奥克自动化仪表有限公司诉上海辉博自动化仪表有限公司请求确认不侵犯专利权及上海辉博自动化仪表有限公司反诉西安奥克自动化仪表有限公司专利侵权纠纷案
【基本案情】
2003年3月14日，案外人郭某向中华人民共和国国家知识产权局申请名为‚利用γ射线测量物位的方法的发明专利，发明人为郭某、陈某、宋某，同年8月27日公开，2005年4月20日授权公告，专利号为ZL03115824.2。2005年9月30日，该专利权依法转移给被告辉博公司。2006年4月20日，原告奥克公司与案外人天洁公司签订了一份《工矿产品购销合同》，约定由奥克公司向天洁公司提供规格型号为MRD－AZY的无放射源核料位计104套，单价为每套5000元，总金额为520000元。2006年11月7日，被告辉博公司向案外人裕中公司发出侵权警告函，称发现给裕中公司提供电除尘设备的成套商在其灰斗料位测量上未经授权采用辉博公司的上述发明专利，严重损害了辉博公司的合法权益。2007年1月31日，裕中公司向天洁公司发出传真函，称裕中公司订购天洁公司的电除尘器，其中安装有奥克公司的40台核料位计，辉博公司来函指出裕中公司作为使用方侵犯了辉博公司的专利，裕中公司向天洁公司反映后，天洁公司及配套厂家奥克公司作了回应，但裕中公司认为上述回应并没有阻止也没有给出充分的法律依据使裕中公司不受辉博公司的指责，故要求天洁公司立即与相关方协商，在专利权纠纷解决之前，要求合法专利权人出具书面证书，同意裕中公司继续使用该有专利权的料位计，并不承担任何相关责任，如果不能做到以上要求，天洁公司应向裕中公司提供没有专利权纠纷的替代产品供裕中公司使用。
遂，奥克公司向上海中级人民法院提起了请求确认不侵权的诉讼，而在诉讼程序洪，辉博公司向法院提起了诉奥克公司专利侵权的反诉。本案一审的争议焦点是：原告奥克公司是否构成对被告辉博公司专利权的侵犯。上海市第一中级人民法院一审认为：根据本案查明的事实，被告辉博公司的名称为利用γ射线测量物位的方法‛的发明专利权合法有效，依法应当受到法律保护。但认为奥克公司核料位计产品实现对物料的非接触式测量的技术方案与辉博公司的方法专利不同，故奥克公司生产、销售的MRD－AZY无放射源核料位计所使用的测量物位的方法并未侵犯辉博公司发明专利权。综上，原告奥克公司的诉讼请求合法，应予支持，被告辉博公司的反诉请求应予驳回。据此，上海市第一中级人民法院于2008年3月21日判决：一、原告奥克公司生产的MRD－AZY无放射源核料位计所使用的测量物位的方法依法不构成对被告辉博公司名称为利用γ射线测量物位的方法‛的发明专利权（专利号：ZL03115824.2）的侵犯；二、驳回被告辉博公司的反诉请求。
辉博公司不服一审判决，向上海市高级人民法院提起诉讼，上海市高级人民法院驳回上诉，维持了原判。
【律师点评】先发制人，启动专利权不侵权确认之诉
所谓专利权不侵权确认之诉，指的是有可能成为他人专利被告的企业向法院直接提出的确认所生产的产品或使用的方法未构成专利侵权的确认之诉，或者是通过用他人的在先专利对自己的在后专利请求无效的方式间接达到确认不构成侵权的效果。在法院提出确认之诉，通常需要一个前提，即原告已通过用其专利给潜在的被告发律师函或者在市场竞争中采取一些警告暗示等行为给后者带来不利，而专利权人却还未提出侵权诉讼，此时可以抢先一步向有管辖权的法院提出确认之诉。此外，也可以以某个个人的名义，用前者的专利否自己后者的专利，如果专利复审委作出的决定是维持了后者的专利有效，那么就存在两种情况：一是后者专利成立，但仍构成对在前专利的侵权；二是专利成立，而且跳出了保护范围，不构成侵权。虽然专利复审委不会直接作出这种确认，但从专利无效的决定意见中有时候能推出这种确认不侵权的效果。