浙江省义乌市人民法院

民 事 判 决 书

(2010)金义知初字第60号

原告：温州市爱好笔业有限公司，住所地：浙江省温州市农业对外综合开发区文昌路128号。

法定代表人：南月梅，副总经理。

委托代理人：章乐文。

委托代理人：王如。

被告：义乌市正航文具有限公司，住所地：浙江省义乌市义南工业园区。

法定代表人：陈锦惠，董事长。

被告：陈锦辉

两被告共同委托代理人：任向明，浙江稠州律师事务所律师。

原告温州市爱好笔业有限公司为与被告义乌市正航文具有限公司（以下简称“正航公司”）、陈锦辉侵犯外观设计专利权纠纷一案，于2010年6月23日向本院提起诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，于2010年8月11日公开开庭进行了审理。原告温州市爱好笔业有限公司的委托代理人章乐文，被告正航公司、陈锦辉的共同委托代理人任向明以及被告陈锦辉到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

原告温州市爱好笔业有限公司起诉称，原告获得独占实施许可的名称为笔筒（AH－LB012），专利号为ZL200830284962.X的外观设计专利。该专利于2008年11月20日向国家知识产权局提交申请，2009年10月21日由国家知识产权局作出授权公告，至今合法有效。两被告未经原告许可，擅自制造、销售、许诺销售大量的侵权产品，获取了巨额的非法利益，其行为已严重侵害了原告的专利权，并使原告蒙受了巨大的经济损失。为此，原告起诉要求判令被告正航公司立即停止生产、销售、许诺销售侵权产品，销毁库存的侵权产品和半成品及专用模具，判令被告陈锦辉立即停止销售、许诺销售侵权产品并销毁库存侵权产品，两被告共同赔偿原告经济损失人民币10万元。

被告正航公司、陈锦辉共同答辩称，原告并不是涉案专利的专利权人，其无权就本案提起诉讼，而涉案专利的外观设计在专利申请之前已经公开，且被控侵权产品与专利设计不相同也不近似，没有落入该专利保护范围。综上，要求驳回原告的起诉。

原告为证明其所主张的事实，向本院提交了下列证据：

一、原告企业法人营业执照以及专利实施许可合同各一份，用以证明原告具备本案诉讼主体资格。

二、专利证书、专利公告以及专利年费收据各一份，用以证明涉案专利至今处于有效状态。

三、两被告工商登记材料，用以证明两被告的诉讼主体资格。

四、购货凭证、名片各一份以及产品实物两个，用以证明两被告销售了侵权产品，该侵权产品系由第一被告生产。

五、中国制笔王称号牌、中国名牌产品证书、浙江省知名商号证书、浙江省著名商标证书各一份，用以证明原告的产品具有较高品质以及商誉。

六、本院经原告申请到被告正航公司经营场所及被告陈锦辉商位进行证据保全所得的产品实物，原告以此证明被告正航公司生产并由两被告销售的产品与涉案外观设计专利相近似，已构成侵权。

两被告对上述证据共同提出如下质证意见：

一、对原告的企业法人营业执照的真实性没有异议，但因为原告提交的专利实施许可合同的真实性不能确认，而且许可人未在合同中盖指印，合同未生效，而且因为没有进行登记备案不能对抗第三人，所以被告认为该组证据不能证明原告具有诉讼主体资格。

二、对专利证书、专利公告以及专利年费收据的真实性没有异议，但认为该专利在申请之前就已在市场上出现。

三、对两被告的工商登记材料没有异议。

四、对购货凭证、名片各两份的真实性均有异议，认为两被告未向原告出具过上述单据和名片，同时确认原告提交的产品实物系由被告正航公司生产并摆放于两被告的商位上销售。

五、对中国制笔王称号牌、中国名牌产品证书、浙江省知名商号证书、浙江省著名商标证书的真实性均无异议，但认为该组证据与本案不具有关联性。

六、对本院保全所得的产品实物，两被告确认系由被告正航公司生产并由两被告销售，但认为该产品并不构成侵权。

两被告当庭提交了专利申请受理通知书及外观设计照片复印件一份，用以证明被告正航公司已就本案被控侵权产品提出了外观设计专利申请。

原告认为两被告提交的证据已经超过举证期限，不同意质证。

对上述证据，本院认定如下：

一、原告提交的专利证书、专利公告以及专利年费收据，该组证据可以证明涉案专利系有效专利，尚处于法律保护期内。

二、原告提交的专利实施许可合同，该合同系专利权人与原告签订，其真实性本院予以确认。被告以该合同没有专利权人盖指印，且未经专利管理部门登记备案为由，认为合同未生效且不能对抗第三人。本院认为，该专利实施许可合同中约定“本合同自双方签字、盖章之日起生效”，故合同双方当事人只需在合同中签字或盖章即可使合同生效，无需两者俱备，而我国《专利法实施细则》中关于专利实施许可合同应当自合同生效之日起三个月内向国务院专利行政部门备案的规定，是对专利实施许可合同的管理性规定，该规定并不对专利实施许可合同的法律效力进行评价，涉案专利实施许可合同系合同双方真实意思表示且不违反法律强制性规定，合法有效。结合两被告并无异议的原告企业法人营业执照，本院认定原告具备本案诉讼主体资格。

三、对原告提交的两被告的工商登记材料，本院认定可以证明两被告具备本案诉讼主体资格。

四、对原告提交的购货凭证、名片，因原告未提交证据证明购货凭证和名片系由何人出具，且两被告也予以否认，故本院对该组证据的证明力不予确认。至于原告一并提交的产品实物，因两被告均无异议，本院认定该产品实物系由被告正航公司生产并由两被告各自销售。

五、对原告提交的中国制笔王称号牌、中国名牌产品证书、浙江省知名商号证书、浙江省著名商标证书，其真实性本院予以确认，但该组证据主要证明涉及原告企业以及产品声誉方面的事实，而本案双方所争议的是两被告的行为是否构成侵犯外观设计专利权以及如何承担侵权责任，因此该组证据与本案并无关联性。

六、对本院保全所得的产品实物，因两被告对其真实性均无异议，本院认定可以证明被告正航公司生产了该产品并由两被告进行了销售，至于该产品是否落入涉案专利权的保护范围，本院将在事实认定中予以比对认定。

七、两被告当庭提交的专利申请受理通知书及外观设计照片复印件，因该组证据系超过举证期限后提交，且原告不同意质证，故本院对该组证据证明力不予认定。

综上，本院认定事实如下：

2008年11月20日，张汉平向国家知识产权局提出笔筒外观设计专利申请，2009年10月21日，国家知识产权局向张汉平授予外观设计专利权并颁发了第1043843号外观设计专利证书，专利号为ZL200830284962.X，名称为笔筒（AH-LB012），目前该专利尚处于有效状态。专利证书载明，该外观设计共有六幅视图，包括主视图、后视图、左视图、右视图、俯视图和仰视图。其中主视图与后视图相同，左视图与右视图相同，俯视图与仰视图相同。从主视图上看，该笔筒设计整体呈圆柱体形，由笔罩和笔座两部分组成，笔罩与笔座的长度比例约为2:1，笔座底部圆筒直径略小于笔筒其他部分直径，笔罩底部与笔座通过左右对称的卡口连接，笔座两边中部各有两个横向子弹形图案，左右对称，图案上方有竖立小刀状弧形，也左右对称。从左视图看，笔罩下端中间有由笔罩上的条形卡口与笔座上端的条形凸起相啮合形成的横条形图案，笔座上部中间有一“U”形，“U”形内壁垂直线两边各有竖条形镂空，该“U”形底部中间为两条平行直线向下延伸至笔座底部圆筒直径较小处，平行直线两边各有两个对称横向子弹形图案。从俯视图看，笔罩顶部紧邻笔罩边沿有两圈细线，其余部分空白（见附图）。2009年10月21日，张汉平与原告签订协议一份，约定以独占许可的方式将该专利授权给原告实施，独占许可期限未专利有效期限，专利使用费包括入门费人民币10万元和年销售额的5％，同时约定原告可针对第三方的侵权行为提起诉讼。被告正航公司系有限责任公司，于2001年11月8日成立，注册资本为人民币1000万元，经营范围为笔及配件制造、销售，2003年10月20日增加本企业进出口业务、文具用品制造、销售，其在义乌国际商贸城的H－22225、22226、22227商位设有分公司从事文具用品批发。被告陈锦辉系义乌国际商贸城H1－21416号商位业主，从事笔墨用品和纸制品的批发零售业务，其销售的被控侵权产品系由被告正航公司生产。2010年6月23日，原告以两被告侵犯涉案专利权为由向本院起诉要求两被告承担侵权责任并提出了证据保全申请，本院依法在两被告经营场所保全了本案被控侵权笔筒产品实物各一个。对被控侵权产品与专利设计进行比对，两者相同之处为均为圆柱形设计，分为笔罩和笔座两部分，笔罩与笔座的长度比例约为2:1, 笔座底部圆筒直径略小于笔筒其他部分直径，笔罩底部与笔座通过左右对称的卡口连接，笔罩下端有由笔罩上的条形卡口与笔座上端的条形凸起相啮合形成的横条形图案，从左右视图看笔座上部中间有一“U”形，“U”形内壁垂直线两边各有竖条形镂空，“U”形底部中间为两条平行直线向下延伸至笔座底部圆筒直径较小处，以“U”形图案下部直线为界直线两边各有两个横向子弹形图案，左右对称，其区别为被控侵权产品“U”形图案底部有一横形镂空，笔座下端有一弧形面，被控侵权产品笔座前后均有“Rightway正航”文字，文字与底色同色，笔罩顶部与笔座底部各有两个小孔，笔罩与笔座均无圆圈型细线修饰（见附图）。

本院认为，认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。本案涉案专利外观设计整体形状与被控侵权产品外观设计相同，笔罩与笔座比例相同，两个外观设计的笔座上均有“U”型图案及子弹形图案且该两种图案在笔座中的位置、所占大小比例、以及所处位置均相同，不同之处仅在于被控侵权产品笔座上有对称弧形，凸刻有与底色同色文字，“U”形图案中有一横形镂空以及笔罩顶部和笔座底部有小孔，没有圆圈细线，上述不同均为细微差别，不足以对外观设计的整体视觉效果产生实质性差异，被控侵权产品外观设计与涉案专利外观设计属近似设计，被控侵权产品已落入涉案专利外观设计保护范围。

本院认为，原告经与专利权人签约获得涉案专利独占实施许可及向侵权人提起诉讼的权利，因此具有诉讼主体资格，其在独占许可期间内以两被告有侵权行为为由对两被告提起诉讼，该行为并无不当。被告正航公司生产、销售涉案被控侵权产品的行为已构成对原告外观设计专利独占实施权的侵犯，原告要求其停止侵权并赔偿损失，其主张合法有据，本院予以支持。被告陈锦辉销售被控侵权产品，其行为也已侵犯了原告的上述权利，原告要求其停止侵权行为，其主张本院予以支持，但因原告并未证明被告陈锦辉系故意侵权，且其所销售的被控侵权产品系由被告正航公司供应，故原告要求被告陈锦辉承担赔偿经济损失的诉讼请求本院不予支持。对于被告正航公司应承担的赔偿责任，因原告要求本院在法定赔偿范围内予以酌定，本院考虑到：权利人于2008年11月20日申请涉案外观设计专利，原告为取得涉案专利独占实施许可与专利权人约定以入门费人民币10万元以及产品销售额的5％为使用费，被告正航公司系注册资本为人民币1000万元的生产企业，其自行在义乌国际商贸城H－22225、22226、22227商位批发销售被控侵权产品以及向被告陈锦辉供货在义乌国际商贸城H1－21416商位销售，被控侵权产品系与笔一并销售的笔筒以及原告为维权所支出的合理费用等因素，酌定被告正航公司应赔偿原告经济损失人民币10万元。因原告未提供证据证明两被告处是否有库存侵权产品及半成品，原告要求两被告销毁库存侵权产品及半成品的主张，本院不予支持。因被控侵权产品系由被告正航公司自行生产，而该产品的生产须使用专用模具，故原告要求被告正航公司销毁专用模具的诉讼请求，本院予以支持。两被告辩称原告无诉讼主体资格，涉案专利的外观设计在专利申请前已被公开，涉案被控侵权产品并不构成侵权，其辩解与事实不符，于法无据，本院均不予采纳。依照《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款、第六十条、第六十五条第二款，最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条、第十一条、第十六条第三款，《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条、第一百三十四条之规定，判决如下:

一、被告义乌市正航文具有限公司立即停止制造、销售、许诺销售落入专利号为ZL200830284962.X名称为笔筒（AH－LB012）的外观设计专利保护范围的产品的行为，并立即销毁专用模具。

二、被告陈锦辉立即停止销售、许诺销售落入专利号为ZL200830284962.X名称为笔筒（AH－LB012）的外观设计专利保护范围的产品的行为。

三、被告义乌市正航文具有限公司于本判决生效之日起五日内赔偿原告温州市爱好笔业有限公司经济损失人民币10万元（含原告为制止侵权行为所支出的合理费用）。

四、驳回原告温州市爱好笔业有限公司的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间债务利息。

案件受理费人民币2300元，由被告义乌市正航文具有限公司、陈锦辉负担。

　　如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省金华市中级人民法院。（在递交上诉状同时预交上诉费2300元，具体数额由金华市中级人民法院确定，至迟不得超过上诉期限届满后的7日内；上诉费汇入单位：金华市财政局；汇入帐号： 19699901040008737，开户银行：中国农业银行金华市分行或直接交金华市中级人民法院收费室。逾期不缴纳，按自动放弃上诉处理）

审  判  长   龚 益 卿

代理审判员   陈 慧 军

代理审判员   孙 建 英

                     二〇一〇年九月十四日

本件与原本核对无异

书  记  员   刘 芳 芳

【附注】

 (2010)金义知初字第60号民事判决书

适用法律条文具体内容

   1、《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款规定：外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。

   2、《中华人民共和国专利法》第六十条规定：未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求管理专利工作的部门处理。管理专利工作的部门处理时，认定侵权行为成立的，可以责令侵权人立即停止侵权行为，当事人不服的，可以自收到处理通知之日起十五日内依照《中华人民共和国行政诉讼法》向人民法院起诉；侵权人期满不起诉又不停止侵权行为的，管理专利工作的部门可以申请人民法院强制执行。进行处理的管理专利工作的部门应当事人的请求，可以就侵犯专利权的赔偿数额进行调解；调解不成的，当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉。

   3、《中华人民共和国专利法》第六十五条第二款规定： 权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。

   4、最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条规定：在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。

   5、最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条规定：人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。
　　下列情形，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响：
　　（一）产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位；
　  （二）授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。
　　 被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似。

6、最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十六条第三款规定：侵犯外观设计专利权的产品为包装物的，人民法院应当按照包装物本身的价值及其在实现被包装产品利润中的作用等因素合理确定赔偿数额。

7．《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条规定：公民、法人的著作权（版权）、专利权、商标专用权、发现权、发明权和其他科技成果权受到剽窃、篡改、假冒等侵害的，有权要求停止侵害，消除影响，赔偿损失。

8、《中华人民共和国民法通则》第一百三十四条规定：承担民事责任的方式主要有：（一）停止侵害；（二）排除妨碍；（三）消除危险；（四）返还财产；（五）恢复原状；（六）修理、重作、更换；（七）赔偿损失；（八）支付违约金；（九）消除影响、恢复名誉；（十）赔礼道歉。

 以上承担民事责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。

 人民法院审理民事案件，除适用上述规定外，还可以予以训诫、责令具结悔过、收缴进行非法活动的财物和非法所得，并可以依据法律规定处以罚款、拘留。